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中国首例重大专利侵权行政裁决案,涉案专利无效决定出炉,及对本案的再思考

吴征高低 企业专利观察 2023-03-05
作者:吴征


9月6日,国家知识产权局公告显示,德国制药巨头勃林格殷格翰公司的一件中国发明专利ZL201510299950.3,名称为"8‑[3‑氨基‑哌啶‑1‑基]‑黄嘌呤化合物,其制备方法及作为药物制剂的用途”,继续“维持专利权有效”。无效请求人是:宜昌东阳光长江药业股份有限公司(东阳光)。
这件专利之所以受关注是因为其另一个身份:中国首例重大专利侵权行政裁决案的涉案专利。
而且确实如预期一般,该专利维持有效了。

来源:国家知识产权局

就在一个月前,8月5日,国家知识产权局公布审结首批两件重大专利侵权纠纷行政裁决案件,对被东阳光是否侵犯德资企业勃林格殷格翰公司所拥有的ZL201510299950.3发明专利权作出行政裁决:责令被请求人宜昌东阳光长江药业股份有限公司立即停止制造、销售和许诺销售侵犯请求人勃林格殷格翰制药两合公司发明专利的产品。
这行政裁决引发了社会极大关注,因为与司法途径相比,行政裁决具有快速、高效和低成本的特点,这也被宣传为是维护专利权人利益、保护创新的典型。
但是如果仔细分析这起首裁,实际上案件背后的一些细节问题,倒是更值得人们去思考和研究。
1. 时间:40天时间差是否构成制止侵权行为的“紧迫”
本案官方对外宣传是仅用时四个月就完成了行政裁决(去除中止时间),意在凸显行政裁决的快速。
但是,从今天公开的该件专利最终无效决定结果的时间(9月6日)来看,仅比国家知识产权局做出行政裁决的时间7月27日,晚了40天。
这40天的时间差是否可以构成“如果不及时制止侵权行为,就会给专利权人造成更大损害”的充足理由?值得商榷。
与中国采取专利局从事专利无效和法院从事民事专利侵权认定的“双轨制”类似,德国也是分别由联邦专利法院和地方法院各行职责,但是因为专利无效的确认往往比专利侵权的认定更耗时,这个滞后期大约会有几个月到半年。
所以德国法院在审理专利侵权的民事案件后,可以先行发布禁令,也就是存在一个“禁令缺口期”,即在发布禁令和专利有效性确定之间的临时救济措施。今年4月欧盟法院对慕尼黑法院的一起案件的裁决中,法官支持在专利有效性尚未确定之前就可以发布禁令,理由是专利权人在这期间可能不得不容忍侵权行为。
这与德国主流观点一般认为,只有在异议或无效程序之后,发布禁令的法律效力才能充分得到保障有关。因此慕尼黑法院的做法曾遭到德国其它一些法官的不同意见。
但无论怎样,德国还是两个系统在主导专利异议和专利侵权。
反观此次中国的首例行政裁决,作出裁决和能做出无效决定都是同一个实体:国家知识产权局,因此在内部应该更好协调关系才对。
但是从结果来看,首例裁决的合议组并未应被请求人的要求在第二次对专利提出无效后中止审理,从合议组的理由来看,本案已不需要再次中止了。
2. 中止:驳回再次中止请求的“后遗症”
但是本案的裁决中,对涉案的专利有一个细节值得关注,就是裁决理由中的第(二)点:本案是否需要再次中止处理。
合议组参照的是《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十一条规定,人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利无效的,人民法院可以不中止诉讼。
在此,并未引用有关《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》中“不中止案件处理”的情形,或许下述三条中,哪一条可能都不好用的缘故。所以,这还涉及到,这份《办法》可能还需要后续继续修订完善。

《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》

实际上,合议组在本案中依据的理由就是是否侵权可以单独审理,不用一定要等无效结果出来。因为提到涉案专利在授权后依然有效,证明权利稳定,可以作为裁决的基础。

但是这里面忽视了两个事情,也容易引发一系列的后遗症:一是这件涉案专利之前从未经历过完整的无效流程,这件专利的稳定性到底如何,并不清楚;二是如果先出来行政裁决结果,那作为既是“运动员”,又是“裁判员”的国家知识产权局,将会如何面对在后的无效审理,是一个难以厘清的话题。

3. 无效:从“关键先生”沦为“可有可无”

因此,无效应该是本案中非常关键的一个环节,但是本案却让这个“关键先生”戛然而止了,变得可有可无。

当然,先行作出行政裁决,在后作出无效决定,在流程上是没有问题的。

例如从司法审判经验来看,无论从格力 v 扬子空调案,还是宁德时代 v 中创新航案都存在无须等待专利无效结果,就可以进行专利侵权审理的情形。

但不同的是,这两起案件涉案专利在之前是经历过无效挑战流程并被证明依然有效。

但是本案的专利却并未有过一次完整的无效审理结果。仅凭当年的授权是否是充足的理由?

此外,根据勃林格殷格翰公司近年来在专利局的无效记录结果来看,还是有一些重要的专利被宣告全部无效的:

如今年1月22日,我们报道了勃林格殷格翰与本案相同的糖尿病药物欧唐宁(利格列汀)的多晶型专利ZL2007800016135.5的中国专利就被宣告全部无效。

在去年,国内就有几大药厂联合一起针对勃林格殷格翰的另一款糖尿病药物——SGLT2抑制剂降糖药“恩格列净”的化合物专利ZL201310414119.9提出过无效,并且还全部无效掉了。

除此之外,今年石药集团还向勃林格殷格翰的尼达尼布的两件中国专利ZL20098012106.8ZL201510660732.8发起了无效挑战,最终成功将其无效。
也就是说,从无效成功率来看,勃林格殷格翰并未因其是国际知名企业,专利稳定性就一定很高,相反,还是有一些重磅药的专利被陆续无效掉的。
这些是否可以构成对涉案专利有效性的合理怀疑?
值得思考。
4. 程序:为何40天都不能等,宁可“先斩后奏”
如果是先作出无效决定,然后进行行政裁决,有理有据,更具说服力。
但为何连这40天都不能等了,宁可“先斩后奏”,留下一个更为模糊的程序合理性疑问。
可能,这与2021年6月1日国家知识产权局发布实施《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》中的条款有关。
在这个办法中对于行政裁决的时间有一个要求:
第二十二条 国家知识产权局处理专利侵权纠纷,应当自立案之日起三个月内结案。因案件复杂或者其他原因,不能在规定期限内结案的,经批准,可以延长一个月。案情特别复杂或者有其他特殊情况,经延期仍不能结案的,经批准继续延期的,应当同时确定延长的合理期限。
从本案对外宣传是四个月的时间来看,已经属于延长一个月的情形了。所以很有可能合议组未能再次批准中止,或许与想尽快结案有关。但是中止时间并不计算在审限内,按理说这40天应该是可以接受的。
不难发现,一些问题的矛盾焦点都指向了这份《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》,也就是这份《办法》目前制订的还比较理想化,现实中的问题要更多、更棘手。所以这个《办法》估计很快就要重新修订了。
5. 舆论:从希望影响西方到只能影响自己
今天,中国知识产权报发布了一篇《中国首批重大专利侵权纠纷行政裁决受关注》的文章,对这起案件的国际影响力等做了介绍。
其中,文中提到了英国《知识产权管理》杂志对此有报道。但是据我长期观察国外主流知识产权媒体,Law360,IAM,IPWatchdog,彭博法律这几家主要媒体,以及研究中国政策的伯克利的Mark Cohen的博客,对这件中国人认为非常重要的案件,实际上并没有报道(注:或存在漏检的可能)。
因此,这个案子如果说是希望让更多的西方人看到中国保护知识产权的决心和措施的话,恐怕这个目的还远没有达到,但不可否认的是本案在国内的影响力还是非常大的。
6. 立场:行政裁决是否是一个公平、公正的方式
同样,在今天知识产权报的这篇文章的内容中,透露出来的另一个信号,不禁让人担心:在做到快保护的同时,能否做到同保护。
在这篇知识产权报的报道中,只采访了国家知识产权局和勃林格殷格翰两家的反馈意见,当然这两个单位无一例外的都支持这个模式。但是对被告东阳光却并未采访,因此并不清楚东阳光对此次首裁的看法和意见。
从中或许也可以看出行政裁决似乎已经变成是打击侵犯专利行为的一种手段了。
这一观点在这篇文章中被屡次提及,像知识产权局负责人提到用语包括:“有力震慑侵权违法行为”,“及时有效维护权利人的权益”等。
似乎言外之意,重大专利侵权行政裁决制度的设立,就是为了专利权人群体来服务的。
那是不是意味着,未来只要是专利权人能够被列为重大专利侵权行政案件,就有更多的机会去获得行政支持。
这是目前对这个制度透露出来的十分不安的一点。因为即使是在法院,在审判的时候,都是以公平、公正为准绳,没有一家法院敢于公开承认就是要支持专利权人的利益。
所以,行政裁决未来的立场走向,将会非常引人关注。
在这样的机制下,中小企业、个人发明家是属于怎样的群体,他们请求行政裁决是否能被立案,这些群体向苹果、华为等大型企业来主张权利,行政裁决是否会向本案一样,给予这些弱势群体以保障。
诸此种种,都是一系列值得思考的问题。

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